Как правильно передать права на бренд или разработку: лицензия или отчуждение

Рано или поздно почти каждый бизнес сталкивается с вопросом: как передать права на товарный знак, изобретение, программу или дизайн другому лицу: партнеру, инвестору, франчайзи или новому собственнику компании. Здесь важно не путать два принципиально разных инструмента: лицензионный договор и договор об отчуждении исключительного права. Ошибка в выборе формы сделки может привести к тому, что права не перейдут вовсе, а бизнес окажется в юридически уязвимом положении.

Договор об отчуждении исключительного права означает полную и безвозвратную передачу прав в полном объеме, то есть правообладатель перестает быть таковым. Новый владелец же получает право использовать объект любым способом, запрещать это другим и распоряжаться правом по своему усмотрению. Прежний правообладатель после отчуждения уже не может использовать объект без согласия нового владельца, даже если раньше сам его создал или зарегистрировал.

Лицензионный договор устроен иначе: правообладатель остается собственником, но разрешает другому лицу (лицензиату) использовать объект в оговоренных пределах: на определенной территории, в течение конкретного срока, для определенных способов использования. Лицензия может быть исключительной, когда правообладатель обязуется не выдавать больше никому такое же право, или неисключительной (простой). Именно она предполагается по умолчанию, если в договоре прямо не указано иное. По окончании срока действия договора права полностью возвращаются к первоначальному владельцу.

Для части объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и некоторых программ для ЭВМ и баз данных) заключенного договора недостаточно. Если сам объект подлежал государственной регистрации, то государственной регистрации также подлежит переход исключительного права по договору отчуждения и предоставление права использования по лицензионному договору, так как это отдельное юридическое действие, которое совершается уже после заключения самого договора. Пока такая регистрация не пройдена, переход права или предоставление лицензии по закону считается несостоявшимся, даже если стороны подписали договор и прошла оплата.

На практике это означает, что покупатель бизнеса, инвестор или франчайзи, полагающийся на договор без зарегистрированного перехода права, рискует остаться без реальных прав: формально он не признается правообладателем, а значит не сможет реализовать полномочия, которые закон закрепляет именно за правообладателем: например, требовать защиты бренда в суде или обращаться с претензией к нарушителям.

Выбор между лицензией и отчуждением зависит от целей сторон. Если компания продает актив целиком, то при продаже бизнеса или ребрендинге, закономерно пойти по пути отчуждения. Если же речь идет о совместной работе, франшизе или временном использовании разработки партнером, разумнее оформить лицензию с четкими границами по сроку, территории и способам использования.

Важно заранее прописывать в договоре не только предмет сделки, но и вознаграждение, ответственность сторон за нарушение условий и порядок расторжения. Небрежно составленный договор нередко является причиной споров, когда одна сторона считает, что купила права навсегда, а другая, что предоставила лишь временное разрешение.

Если вы планируете передать права на товарный знак, изобретение или программу для ЭВМ по лицензии или договору отчуждения, мы поможем правильно оформить сделку и учесть все юридические нюансы. Наши специалисты сопровождают распоряжение интеллектуальными правами на всех этапах: от выбора формы договора до регистрации перехода прав в Роспатенте, когда это предусмотрено законом. Грамотно оформленная сделка защищает интересы обеих сторон и исключает риск того, что права так и не перейдут к новому владельцу.